一、問題的提出

近日，在一起實用新型專利侵權行政糾紛處理案件中，審理機關在受理案件后，通知專利權人必須提交專利權評價報告;專利權人向國家知識產權局申請出具實用新型專利權評價報告，評價報告的初步結論為：全部權利要求因不具備創造性，不符合授予專利權條件。審理機關以該專利評價報告結論不利為由，要求專利權人撤回請求。

對于在專利侵權糾紛處理中，對專利權評價報告使用和處理，在實務中因為不同的理解經常引發爭議。

二、關于專利權評價報告的立法沿革

因實用新型和和外觀設計專利在申請過程中，不做實質審查，在《專利法》2000年第二次修訂時，在第五十七條第二款規定“涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”。2001年修訂的《專利法實施細則》第五十五條第一款規定“授予實用新型專利權的決定公告后，實用新型專利權人可以請求國務院專利行政部門作出實用新型專利檢索報告”。

最高人民法院在2001年6月22日發布的《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》規定“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”。

上述規定的檢索報告均只限于實用新型專利，并未包括外觀設計專利，實際執行過程中，因最高院的上述司法解釋與專利法的規定并不一致，引起適用時的爭議。為此，最高人民法院在2001年11月13日作出的《“關于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答復》中指出：“最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條第一款規定：‘提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。’該司法解釋是根據《專利法》第五十七條第二款的規定作出的，主要針對在專利侵權訴訟中因被告提出宣告專利權無效導致中止訴訟問題而采取的措施。因此，檢索報告，只是作為實用新型專利權有效性的初步證據，并非出具檢索報告是原告提起實用新型專利侵權訴訟的條件。該司法解釋所稱“應當”，意在強調從嚴執行這項制度，以防過于寬松而使之失去意義。凡符合《民事訴訟法》第一百零八條規定的起訴條件的案件，人民法院均應當立案受理。但對于原告堅持不出具檢索報告，且被告在答辯期間內提出宣告該項實用新型專利權無效的請求，如無其他可以不中止訴訟的情形，人民法院應當中止訴訟。”按照該答復意見，實用新型專利權權人在起訴時候，并不必須提交專利權檢索報告。

在《專利法》2008年第三次修改時，第六十一條第二款規定“專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。”《專利法實施細則》在2010年修改時，第五十六條規定“授予實用新型或者外觀設計專利權的決定公告后，專利法第六十條規定的專利權人或者利害關系人可以請求國務院專利行政部門作出專利權評價報告”。自此，實用新型和外觀設計專利的專利權權評價報告制度正式確定。

最高人民法院在2015年1月29日《關于修改〈最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定〉的決定》將第八條第一款修改為：“對申請日在2009年10月1日前(不含該日)的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告;對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。”

按照專利法最近的修訂案，以及最高院最新的司法解釋的意見，目前專利權人在提起訴訟時，可以自己選擇是否向法院提交專利權評價報告[1]，而人民法院在審理過程中，可以根據案件審理的需要，要求專利權人提交專利權評價報告，如果專利權人無正當理由不提交的可以裁定中止訴訟。

而對于原告承擔可能的不利后果，有觀點認為法院可以駁回原告的訴訟請求。本文認為，這種觀點是錯誤的，專利權評價報告本身并不能產生否定專利權權利效力的法律后果，法院不能以原告不提交專利權評價為由駁回原告的訴訟請求。

三、在專利侵權糾紛處理中如何處理和使用專利權評價報告

專利權評價報告，雖然是對申請人所申請的實用新型或者外觀設計專利是否符合《專利法》及《專利法實施細則》規定授權條件的評價，但其本身并不屬于專利權審查和無效宣告程序，對于專利權利的法律效力并不產生直接的影響。因此在專利侵權糾紛處理程序[2]中，對于專利權評價報告的使用可以考慮以下方面。

1、專利權評價報告不應作為糾紛立案條件。

正如最高人民法院(2017)最高法民申2424號民事裁定中指出“在實用新型專利侵權訴訟中，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告;根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交專利權評價報告，提交專利權評價報告并非原告提起實用新型專利侵權訴訟的條件。”因此，在實用新型或者外觀設計專利侵權糾紛中，審理機構不應將專利權評價報告作為受理案件的立案條件。

2、糾紛審理過程中，當被告抗辯已經申請無效宣告涉案專利請求中止審理時，應當聽取原告[3]的意見，如原告請求繼續審理的，應當提交初步結論為涉案實用新型專利請求保護的權利要求或外觀設計專利未發現存在不符合授予專利權條件的專利權評價報告，否則人民法院應當中止審理。

考慮目前專利糾紛案件中審理周期普遍較長，而對涉案專利申請無效宣告已經成為被告抗辯的重要手段，從及時有效維護專利權人權利優先的考慮，在實用新型或者外觀設計專利侵權糾紛案件中，當被告抗辯已經申請無效宣告涉案專利而請求中止審理時，審理機構不應直接中止審理，而應聽取原告的意見，如果原告請求繼續審理的，則應當提交初步結論為涉案實用新型專利請求保護的權利要求或外觀設計專利未發現存在不符合授予專利權條件的專利權評價報告，如果原告不能提供的，則應當中止審理，反之，則應當繼續審理。

3、糾紛審理過程中，被告以涉案專利評價報告初步結論為專利不符合授予專利權條件，抗辯專利權人專利權利無效的，審理機構應當告知其通過向專利復審委員會請求宣告無效解決專利權利效力的問題;被告不請求宣告涉案專利無效的，審理機構仍應按專利的保護范圍作出判決(或裁決)。

盡管專利權評價報告是對專利是否符合《專利法》及《專利法實施細則》規定授權條件作出的評價，其評價規則也與專利授權條件審查規則一致，但與專利無效宣告程序不同的是，該評價僅是審查員單方作出，其未給于專利權人陳述和修改權利要求的機會。而即便當專利的專利權評價報告初步結論為專利不符合授予專利權條件時，專利權人仍有機會在專利無效宣告程序中，通過修改或者陳述意見，克服專利的缺陷。

因此，即使是專利權評價報告初步結論為該專利不符合授予專利權條件的，也不能起到否定該專利權利的法律狀態的法律效力，被告對涉案專利的效力提出異議的，仍應通過向專利復審委員會請求宣告無效程序解決。

注釋：

[1]考慮到2009年10月1日前申請的實用新型專利保護期限已經屆滿，實務中因為侵權糾紛需要實用新型專利權檢索報告的情形較少見。

[2]包括專利侵權糾紛行政處理及民事訴訟。

[3]為便于表述，此處使用“原告”，在專利侵權行政糾紛中指的是請求人。